1. 판시 사항

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거절결정불복심판 또는 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절 이유에 기재된 주 선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우 새로운 거절이유에 해당하는지 여부(원칙적 적극).

2. 사실 관계
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갑의 “직구동식 액슬 구동기어”라는 명칭의 출원발명에 대하여 심사관이 통지한 거절 이유와 심결취소송에서 특허청장이 주장하는 사유를 비교하면, ‘주된 선행발명’에 차이를 보인다.​

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3. 참고 판례
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특허출원에 대한 심사단계에서 거절 결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절 이유를 통지하여 의견 제출의 기회를 주어야하고, 거절 결정에 대한 특허심판원의 심판 절차에서 그와 다른 사유로 거절 결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견 제출의  기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(특허법 제62조, 제63조, 제170조 참조).

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이와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 강행규정이므로 의견 제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절 이유를 들어서 거절 결정이 결과에서 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다.

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같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송 절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견 제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절 이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다.

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다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송 절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견 제출의 기회를 부여한 거절 이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절 이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결 등).

4. 판결 요지

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(1) 출원발명의 진보성을 판단함에 있어서, 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위와 기술 내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명(이하 ‘주 선행발명’이라고 한다)을 선택한 다음, 출원 발명을 주 선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 특허 출원 당시의 기술 수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다.

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(2) 그런데 거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절 이유에 기재된 주 선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과의 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견 제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절 이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절 이유에 해당한다.

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(3) 특허청 심사관은 ‘선행발명은 이 사건 출원발명의 특허 청구범위 제1항 발명과 비교하여 출력 피니언의 구성이 생략되어 있다는 점에서 차이가 있으나, 통상의 기술자 가 필요에 따라 선행발명의 링기어에 출력 피니언을 부가하여 사용할 수 있는 것에 불 과하다.’는 취지로 의견 제출 통지를 하였다.

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이에 대하여 원고는 ‘이 사건 제1항 발명은 가운데 차축의 구동 시스템에 관한 발명이어서 출력 피니언을 구비하고 있는 반면, 선행발명은 뒤차축의 구동 시스템에 관한 발명이어서 출력 피니언을 구비하고 있지 않은 차이가 있어, 양 발명의 구체적인 형상과 배치가 서로 다르므로, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 없다.’는 취지로 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 같은 이유로 거절 결정을 하였다. 원고가 특허심판원에 위 거절 결정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 ‘이 사건 제1항 발명의 구성 1은 통상의 기술자에게 이미 널리 알려진 복수의 뒤차축을 구비한 사륜구동 차량에서 통상적으로 사용되는 기술 구성이고, 구성 2는 선행발명과 출력 피니언 포함 여부에 차이가 있으나 이는 통상의 기술자가 출력 피니언이 포함되는 차동 장치에 선행발명의 대응구성에 나타난 기술 구성을 적용하여 용이하게 도출 해 낼 수 있다.’는 이유로 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

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이 사건 심결에 대하여 원고는 심결취소의 소를 제기하였고, 피고는 위 심결취소소송 절차에서 이 사건 제1항 발명은 ‘종래의 직구동식 액슬기어에 선행발명의 클러치를 적용하여 통상의 기술자가 용이하게 도출 할 수 있으므로 그 진보성이 부정되고, 이 사건 거절 이유와 이 사건 심결 역시 같은 취지’(이 사건 피고 주장 사유)라고 주장하였다.

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이에 대하여 원심은, 이 사건 피고 주장 사유에 따라 이 사건 제1항 발명과 ‘종래의 구동식 액슬 구동기어’를 대비할 경우 차이점은 ‘클러치’의 부가 여부인 반면, 이 사건 거 절 이유에 따라 이 사건 제1항 발명과 선행 발명을 대비할 경우 차이점은 ‘출력 피니언’ 의 부가 여부이고, 통상의 기술자가 이러한 차이를 극복하고 이 사건 제1항 발명을 용이하게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 이 사건 피고 주장 사유는 이 사건 거절 이유와 주요한 취지가 부합하지 아니한 새로운 거절 이유라고 판단하였다. 그리고 이 사건 심결은 절차상 위법 또는 진보성 판단에 잘못이 있다는 이유로 이를 취소 하였다.

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이 사건 피고 주장 사유는 특허출원 심사 단계에서 통지한 이 사건 거절 이유에 기재된 주 선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에 해당하므로, 이 사건 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니한 새로운 거절이유에 해당한다.

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따라서 원심이 같은 취지에서 이 사건 피고 주장 사유는 새로운 거절 이유에 해당한다고 판단하고 이 사건 심결을 취소한 것은 정당하다.

5. 실무 현장에서 생각하기

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(1) 실무적으로 의미있는 대법원 판례입니다. 특허 심사의 대부분이 진보성 판단과 관련되지요. 진보성 실무에서 대부분의 경우, 출원발명과 선행발명 사이에는 ‘차이’ 가 있고, 이 ‘차이에 대한 해석’은 상당히 주관적일 수밖에 없습니다. 특허청에서도 그리고 법원에서도 가능한 한 심사관 개인의 주관적인 판단이 개입되지 않도록 여러 법리와 기준을 정립하기 위해 노력해 왔습니다. 그리고 최근의 노력의 성과가 바로 ‘주 선행발명’이라는 개념이지요. 아직은 이 개념이 특허청 심사실무 단계에서 완전히 정착하지는 못한 것 같습니다. 이 판례가 좀 더 분명한 지침이 되겠지요.

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(2) 이 사건 특허출원은 2007년에 특허출원되어 2011년에 심사청구되었습니다. 지금은 2020년 입니다. 대법원까지 가서 결국 심결이 취소되었으나 다시 최근에 최초 거절 이유가 통지된 상태입니다. 물론 이 안건만의 사정이 있겠지요. 개인적인 견해입니다만, 특허제도는 산업 발전을 도모하려는 정책적인 법제도인데, 산업 발전의 실질적인 주체는 국가가 아니라 시장이며, 시장 활동의 결과물로 특허 활동이 생기고, 특허의 실질적인 성패는 시장에서 정해지며, 특허를 둘러싼 각종 이해관계도 대체로 시장에서 자율적으로 해결된다는 점을 종합적으로 감안한다면, 특허 제도에 대한 정부의 역할을 가급적 유연하게 설정하면서, 엄격한 심사정책보다는 유연한 심사 정책으로 시장친화적으로 재조정하는 것이 바람직하지 않을까 생각합니다. 특허 제도의 정신은 ‘규제’가 아니라 ‘증진’에 있기 때문이기도 합니다. 그러므로 진보성이 쟁점이 된 사건에서는 긴가민가하면 거절하는 것이 아니라 긴가민가하면 특허를 주는 방향이 산업 발전에 이롭다는 견해입니다. 그것이 출원인, 대리인, 국가의 행정자원의 낭비를 막는 방책이기도 합니다.

작성자 : 정우성 변리사 jws@asiapat.com